PARL : une « atteinte à la marque » suffit-elle pour obtenir gain de cause ?

La marque donne un pouvoir

Tout titulaire d’une marque française le sait bien, sa marque lui confère sur le territoire français un monopole d’exploitation pour dix ans, renouvelable indéfiniment.

Il est le seul à pouvoir l’utiliser pour les produits et services couverts par la marque. Ce monopole lui octroie le droit de poursuivre en PARL tout titulaire de noms de domaine reproduisant sa marque de façon identique, quasi-identique ou similaire.

Ce droit de poursuivre n’est pas absolu.

Et ce, y compris lorsque le titulaire d’une marque, requérant à une SYRELI ou une PARL EXPERT, fournit les pièces démontrant que sa marque est largement connue : marque jouissant de renommée en France ou marque notoire.

La marque ne donne pas un SUPER pouvoir

En SYRELI, le Collège de l’Afnic se réunit en général tous les jeudis pour discuter des dossiers mis à l’ordre du jour dans le respect du délai de deux mois de la procédure (cf. article  II.i du règlement PARL).

Dans le cadre de l’examen d’un dossier, les trois membres du Collège vérifient l’intérêt à agir du titulaire de la marque avant d’examiner si le nom de domaine en cause est susceptible de porter atteinte à sa marque.

Il est utile de préciser que cette vérification et cet examen portent exclusivement sur les caractères composant le nom de domaine par rapport à ceux de la marque ; il ne s’agit en aucun cas de regarder l’utilisation du nom de domaine par son titulaire.

Dès lors que les caractères composant le nom de domaine reprennent ceux d’une marque de façon identique, quasi-identique ou similaire, le nom de domaine est susceptible de porter atteinte à la marque.

Ensuite, le Collège regarde si le titulaire du nom de domaine a un intérêt légitime et agit de bonne foi (L45-2-2° du Code des postes et communications électroniques, CPCE). C’est au requérant à une PARL que revient la charge de la preuve : il doit démontrer que le titulaire du nom de domaine n’a pas d’intérêt légitime et agit de mauvaise foi.

Il n’y a pas d’atteinte à la marque quand le titulaire du nom de domaine a un intérêt légitime et qu’il n’agit pas de mauvaise foi.

Ce fut notamment relevé par le Collège pour un titulaire de nom de domaine exerçant des activités distinctes de celles du titulaire de la marque (Voir la décision <prismup.fr>) ; le titulaire de marque n’a pas pu s’opposer à l’utilisation du nom de domaine éponyme par son titulaire légitime et de bonne foi.

Le CPCE en son article R20-44-46 donne une liste non exhaustive de faits pouvant caractériser l’intérêt légitime ou la mauvaise foi. Cette liste est complétée par les décisions rendues depuis 2011 par le Collège pour lesquelles l’Afnic met en accès libre sur son site web un guide juridique pratique les synthétisant, les « Tendances PARL de l’Afnic ».

Le simple fait d’avoir une marque ne suffit donc pas pour se voir transmettre le nom de domaine la reproduisant ou en demander la suppression. Ce principe s’applique aussi pour les titulaires de marques anciennes largement connues.

Décision SYRELI boycottcarrefour.fr

Dans ce dossier SYRELI, le requérant, la société CARREFOUR a demandé la transmission du nom de domaine <boycottcarrefour.fr> en affirmant que « le Titulaire a obtenu l’enregistrement du nom de domaine litigieux en reprenant les marques notoires du Requérant dans le but de profiter de la notoriété du Requérant ».

Le Collège a bien constaté l’intérêt à agir et l’atteinte à la marque antérieure « CARREFOUR » du requérant dès lors que le nom de domaine <boycottcarrefour.fr> lui est similaire en reprenant la marque « CARREFOUR » dans son intégralité avec l’ajout du nom commun « boycott ».

Le Collège a effectivement pris en compte ensuite l’importance du requérant et de ses marques avec ses deux premières constatations :

• « Le Requérant est titulaire d’une centaine de marques « CARREFOUR » dans le monde qu’il exploite en tant que groupe français du secteur de la grande distribution, pionnier du concept d’hypermarché en 1963 et bien implanté au niveau européen ;
• Le nom de domaine <boycottcarrefour.fr> est similaire aux droits antérieurs du Requérant sur sa dénomination sociale « CARREFOUR » utilisé depuis 1963, ses marques « CARREFOUR » telle que la marque française « CARREFOUR » numéro 1565338 enregistrée le 8 décembre 1989 et régulièrement renouvelée pour les classes 1 à 34 ainsi que sur son nom de domaine <carrefour.fr> enregistré le 23 juin 2005 ; »

Et pourtant, à partir des pièces et argumentations fournies par le requérant et malgré l’absence de réponse apportée par le titulaire à la procédure contradictoire SYRELI, le Collège a :

• Rejeté la demande de transmission du nom de domaine ;
• Considéré que le requérant n’avait pas démontré que le Titulaire avait enregistré le nom de domaine <boycottcarrefour.fr> principalement dans le but de profiter de la renommée du requérant en créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ;
• Constaté que :
• « Le nom de domaine <boycottcarrefour.fr> est cependant constitué, en entame, du terme « boycott » pouvant signifier le refus d’acheter des produits et services de la marque du Requérant en signe de désapprobation de cette dernière ou du Requérant ;
• Le nom de domaine <boycottcarrefour.fr> renvoie vers une page d’attente du bureau d’enregistrement. »

Par cette décision le Collège rappelle que même un requérant ayant des marques notoires peut voir le droit de défense de sa marque contraint par d’autres droits et libertés fondamentales.

Y compris dans son activité de résolutions extrajudiciaires des litiges, l’Afnic exerce sa mission d’attribution et de gestion des noms de domaine dans l’intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d’entreprendre et des droits de propriété intellectuelle (cf. L45-1 §1 du CPCE).